Торгова марка: хитросплетіння реєстрації

Торгова марка, Знак для товарів та послуг, ТМ – це одне й те саме різними словами. 

В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є поняття «Знак для товарів та послуг», а у вжитку також фігурує поняття Торгова або торговельна марка, а також абревіатура ТМ. 

Англійською trademark – знак, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від інших. Позначеннями можуть бути слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Як зазначає старший юрист GP Advisors, law & consulting company Марина Опанасенко, розрізняють три основні види торгових марок: словесна, зображувальна та комбінована. 

«Вони, в свою чергу, поділяються на чорно-білі та кольорові. В залежності від виду і кольорової гами, вартість реєстрації торгових марок може значною мірою відрізнятися одна від одної», – додає вона.

Типи торгової марки

Мабуть, однією з основних характеристик торгових марок є класифікація відповідно до Міжнародної Класифікації Товарів та Послуг (МКТП). На даний момент існує 45 класів товарів і послуг, які, в залежності від вибору з переліку товарів і послуг, визначають обсяг прав зареєстрованої торгової марки. Можна вибрати як один клас, так і кілька, але вартість також буде змінюватися. 

При виборі класів, необхідно орієнтуватися на бажану сферу правової охорони знаку. 

Класи, по суті, це є сфери діяльності, де використовується знак та можливість забороняти іншим використовувати схожий знак для діяльності в тих же класах та підкласах, а відтак здійснювати його захист. 

Дійсно, в кожному класі є ще величезна кількість підкласів, які часом зовсім не схожі між собою і можуть бути з різних сфер життя. Наприклад, підклас «Випускання голубів на урочистих подіях» міститься поруч з підкласом «Послуги з підготовки юридичних документів», і все це в межах одного 45-го класу. 

Тому при поданні заявки на повний перелік класів існує ризик того, що ваша заявка виявиться схожою на раніше зареєстровану. Важливо звертати увагу на такі моменти та обирати підкласи, що підходять саме вам.

Світло, звук та запах

Крім класичних (в широкому розумінні) ТМ, існують найекзотичніші види торгових марок, як то сполучення кольорів, об’ємні 3D торгові марки, запашні торгові марки й навіть смакові та звукові. Як об’ємні торгові марки часто реєструють флакони парфумів, форму товару або його упаковку.

«Звукові торгові марки – це короткі мелодії, які лунають під час реклами певного товару, або у якості заставки певного продакшена. Яскравим прикладом є мелодія, яку ми чуємо перед початком фільмів 20th Century Studios. А одного разу відома компанія Harley-Davidson, яка випускає легендарний мотоцикл, хотіла зареєструвати звук свого мотору, проте інші компанії-виробники подібних V-образних двигунів були проти та в судовому порядку оскаржили відповідну заявку», – пояснює Опанасенко. 

Обмеження до назв

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

• державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
• офіційні (повні або скорочені) назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
• емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
• офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
• нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Також не можуть одержати правову охорону, але можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, які не охороняються, позначення:

• які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
• які складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісний та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;
• ті, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання їх по відношенню до зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце та час виготовлення чи збуту товарів, чи надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;
• які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
• які відображають лише форму, зумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Не можуть одержати правову охорону позначення:

• які відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торгову марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;
• які містять географічні зазначення (у тому числі, для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку;
• які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема, щодо їх властивості, якості або географічного походження; 
• які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які  є схожими настільки, що їх можна сплутати з:

• торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
• торговельними марками інших осіб, якщо ці торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг
• з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Укрпатенту заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
• торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Складні етапи

Приблизний термін реєстрації ТМ становить півтора року. Проте можна замовити послугу прискорення реєстрації торгової марки. Тоді можна вкластися в строк трохи більший, ніж півроку, сплативши збір за послугу прискорення. 

Є наступні етапи реєстрації ТМ в Україні

1. Початковий етап – це вибір класу або декількох класів, в яких хочете зареєструвати торгову марку. Вони знаходяться у Міжнародній класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків – МКТП 11-2021 або Ніццька класифікація.
2. Перевірка схожих торгових марок. Цей етап необов’язковий, але бажаний, щоб переконатися, що тотожна ТМ вже не зареєстрована в такому ж класі. Зробити це можна тут, або тут.
3. Подача заявки та оплата збору до Укрпатенту.
4. Проведення формальної експертизи вашої заявки відповідним органом, що реєструє ТМ.
5. Проведення кваліфікаційної експертизи. Під час цього етапу може бути винесено попередня відмова, проте на цьому етапі складається мотивована відповідь, якою надається додаткові аргументи на користь вашої заявки для її подальшої реєстрації.
6. Публікація та видача свідоцтва – це останній етап, перед яким заявнику також буде необхідно сплатити збір та мито за публікацію та видачу свідоцтва. 

Строк дії свідоцтва – 10 років з моменту подачі заявки на реєстрацію та може бути пролонгований кожні 10 років.

Якщо ТМ реєструється лише на території України громадяни України можуть подавати документи на реєстрацію самостійно. 

У разі, коли реєструється міжнародна торгова марка, або заявником на реєстрацію ТМ в Україні є іноземна юридична чи фізична особа, необхідно скористатися послугами патентного повіреного.

Перелік документів

Перелік документів для подання заявки на ТМ невеликий, нічого складного в цьому немає. Тим більше, на сьогоднішній день існує електронний спосіб подачі документів на реєстрацію ТМ. Він є на сайті Укрпатенту: https://base.uipv.org/efiling/.

До Укрпатенту також можна звернутися особисто у режимі офлайн. Але експерти радять звертатись до фахівців, які не тільки правильно складуть і подадуть заявку, а й головне зможуть перевірити майбутню заявку на схожість та ідентичність, а також порадити, як уникнути порушення прав інших власників та відмови в реєстрації.

Таким чином, після підтвердження заявки до Укрпатенту лише через рік ця інституція сповіщає про рішення формальної експертизи. Чи можна цей процес пришвидшити? Так. Існує додаткова послуга прискорення експертизи. В такому випадку строк реєстрації складатиме 7-8 місяців.

А от якщо Укрпатент сповіщає про відмову від реєстрації, як можна виправити помилки та знову подати на неї? Якщо це попередня відмова на етапі експертизи, існує можливість надати мотивовану відповідь, завдяки якій реєстрацію буде здійснено.

Чимало бізнесменів можуть задати логічне запитання, чому такими дорогими є державні мита до Укрпатенту – до 40 тисяч гривень? 

«Така ціна виправдана для зменшення кількості «патентних тролів», які реєструють уже існуючі але ще не зареєстровані найменування для подальшого їх перепродажу або для блокування роботи виробника або імпортера товарів», –  пояснює Марина Опанасенко. 

Проблеми з реєстрацією: щоб не звернулися з претензією

Експерти також зазначають: існує чимало проблем щодо реєстрації ТМ. Отже, на сьогодні однією з основних проблем є пошук власної унікальної  торговельної марки, яка б ще не була зареєстрована, бо в сучасному світі торгових марок «все вже було». 

Досить цікавими є спори, коли недобросовісні виробники, бажаючи скористатися вже напрацьованою репутацією відомих компаній, копіюють їх торговельні марки і намагаються на цьому заробити. 

У великих компаніях, як правило, дуже швидко реагують на таке. Вони мають спеціальні підрозділи та програми, які відслідковують незаконне використання об’єктів інтелектуальної власності. Проте є й інша сторона медалі. 

Іноді схожі знаки реєструються чисто випадково з тієї причини, що «все вже було». І тоді до доброчесного заявника, який нічого не підозрює, раптом звертається з претензією промисловий гігант. Дуже неприємна ситуація. Тому потрібно ретельно аналізувати існуючі добре відомі або вже зареєстровані торговельні марки не тільки в Україні, а й у світі.